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注册美国商标采用“实际使用“还是“打算使用“

2019/07/29    来源:http://www.acius.org    编辑:Administrator
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打算使用的商标申请基础(Intent-to-use basis)更适合国内申请人

众所周知,美国采用商标使用在先原则。

然而,大多数情况下,国内申请人在美国提交商标注册申请时,尚未真正地在美国商业中对商标进行实际使用。

以“打算使用”为申请基础的商标注册能够使申请人在未使用商标的情况下,首先获得商标申请日。

以“打算使用”为申请基础的商标注册,申请人在商标核准注册前通过提交使用证据并使商标在主注册簿上登记注册后,其申请日将作为商标首次进行使用的时间。

一方面,与等到商标真正在美国商业中进行使用后再提交注册申请相比,申请人能够更及时地取得商标专用权;

另一方面,一件商标以“打算使用”为申请基础在美国提交申请后且在实际使用前,如果有他人使用与之相同或近似的商标,只要该“打算使用”商标通过实际使用并最终在美国获得注册,那么商标申请人即可以主张其原始申请日作为商标在美国的首次使用时间,以证明自己系商标的真正权利人。

合理利用国外商标作为申请基础,实现商标先注册,再提交使用证据

日常中,基于“实际商业使用”和“打算使用”为申请基础的美国商标注册常为国内申请人所了解。

而对于国内申请人来说,以“国外申请”或“国外注册”作为美国商标申请基础予以操作的普及程度,还远不及前两者。

基于“国外申请”或“国外注册”作为美国商标申请的基础,则原属国必须是美国也加入的一个有享受优先权规定的国际性公约或条约的成员国,或向美国提供优先权互惠国待遇的国家,中国为符合上述情形的原属国。

国内申请人在中国提交一件商标注册申请,在商标申请日6个月内,就同一件商标在美国提出申请时,可以根据《巴黎公约》的规定,要求以中国申请作为美国商标的申请基础(即,美国商标申请要求中国申请为优先权)。

在美国商标申请审查顺利的情况下,当中国商标申请核准注册后,申请人通过向美国专利商标局提交中国商标注册证的电子件以及相对应的英译文,通过审查后,商标即可获得注册证书。

以“国外申请”作为美国商标的申请基础还有一个好处,仍以国内申请人为例,当他人注意到申请人在国内申请了一件商标后,抢先在美国提交了一件相同的商标申请,这时,国内申请人只要在商标申请日起6个月内,向美国专利商标局提出同样的商标申请,并要求国内申请作为优先权,即可阻挡他人抢注的商标申请。

同样地,国内申请人以中国注册商标作为美国商标的申请基础时,仅需要提供国内商标注册证的电子件以及相对应的英译文,美国商标申请审查顺利的情况下,即可在不提供使用声明和使用证据的情况下,在美国获得注册。

需要注意的是,由于以“国外申请”或“国外注册”作为美国商标的申请基础时,要求美国商标申请的商品和服务必须与原属国商标申请的商品和服务信息相同或不大于原属国的范围,当申请人的国内商标申请发生部分驳回的情况时,其在美国申请的商品和服务也需要进行对应性的删除。否则,商标在美国无法获得注册。

尽管如此,在美国专利商标局对来自中国申请人提交的商标使用证据趋于高度严格的今天,选择国内商标作为美国商标申请的基础,申请人在可以先行取得商标注册证的同时,延长了在美国商业中对商标进行实际使用的时间期限。

美国商标申请基础的选择

如上文所述,通常情况下,国内申请人在美国提交商标注册申请时,尚未真正地在美国商业中对商标进行实际使用。

甚至商标直至在美国授权后,提交使用证据对于国内申请人来说仍然是难以解决的问题。

申请人采用“实际使用”或“打算使用”的基础在美国提交商标申请,但实际上又没有在其申请的所有商品或服务上投入使用,就很容易因不能提交使用声明或提交了虚假使用声明而使其商标遭到撤销。

因此,国内申请人在美国注册申请商标时,应结合商标在目标国家申请保护的目的以及实际使用的情况等因素予以综合考虑。

对于在短期内尚不具备在美国投入使用的商标,应充分利用“国外申请”、“国外注册”或“马德里国际注册申请领土延伸至美国保护”的方式,为商标在进入美国市场前做好防御性保护和铺垫,同时为商标注册后第5-6年提交首次使用声明提供充分的准备时间。

反之,如果申请人已经或在短期内即将对商标在美国商业中投入全面使用,那么,“实际商业使用”和“打算使用”固然是使商标能够尽快在美国获得注册的最佳选择。