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美国专利商标局提高商标使用证据样本的标准

2019/10/09    来源:http://www.acius.org    编辑:Administrator
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通常,中国企业/个人申请美国联邦商标注册的主要途径有三个:

一是根据《美国商标法》的规定,直接向美国专利商标局申请注册;

二是依据美国商标法第44条(e)的规定以国外的注册商标为基础提交美国商标申请注册;

三是根据《商标国际注册马德里协定有关议定书》的规定,申请马德里商标国际注册并将商标有效地延伸至美国。

由于美国商标申请遵循“使用在先”原则,若商标申请函是根据正在使用或是意向使用而提出,商标申请者必须提供有利证据来证明该商标被作为商业用途使用,亦必须验证于商标申请或注册时列举应用的商品或服务在美国商业市场中同时被使用。

此外,商标所有人必须在每一指定国际类别提交使用样本,证明商标每类别下至少一种商品或服务在商业中使用。

如果您的申请基于外国申请或注册(44e),或者您是根据《马德里议定书》提交的,则无需提交样品。

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过去几年,USPTO的商标申请量大幅增加。USPTO发现许多的外国商标申请人,注册人和当事人向USPTO提交不准确且可能不符合美国商标法或USPTO规则的虚假或不正确的使用证明。

为了应对这一情况,USPTO已经通过相关规定,要求申请人聘用在美国拥有执业资格的商标律师;

建立具有IT专业知识的人员组成的特别工作组;

为USPTO当局的审查律师提供更多识别数字化电子使用样本的培训等应对措施来解决商标申请中的不当行为。

商标使用证据显得可疑时拒绝注册申请:

美国专利商标局已更新其指南,当审查律师确定商标使用证据可能是数字工具修改或模拟的,可以加以拒绝注册申请,若样本未能显示在商业中使用过商标,审查律师可以要求商标申请人提供有关商标使用的其他信息和实际使用证明。

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截图来自:www.uspto.gov

修改样本规则:

美国专利商标局计划依据使用样本的先例判例法,通过设定电子提交标准来修改关于使用样本的商标规则,包括要求网页显示URL和访问渠道及打印日期。

将来,修正案更要求样本必须标明在商品,商品容器或包装上,或在商品所贴标签上使用样本。

目前新法规的细节尚未公布,但可以确定的是新法规的要求将会影响目前两种流行的样本形式,即网站截图和商标包装/标签。

截图通常是为了展示物品、商品上的商标,或展示网站和广告中显示服务标记的证明。

目前的规定没有明确网站截图的格式,但新的规定将要求所有截图需要包括一个网址、访问渠道及打印日期。提交货物上印有商标的包装和标签样品时,还需要同时提交该货物。

换言之,提交货物的外部包装将不再被接受,即包装和货物本身必须作为样品的一部分被提交。

在申请时单独提交服装标签的特写照片也将不被接受,必须同时提交被商标覆盖的物品(如T恤)和印有商标的标签。

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截图来自:www.uspto.gov

扩大注册后的维护备案的审核:

为了持续使用美国商标,权利人必须定期(注册后的第五年和第六年间)向商标局提交使用声明。

USPTO会随机审核注册后使用声明的准确性,一旦被随机选择进行审核,权利人必须提供证明该商标用于注册中的商品和服务,未能提交或商标经审核,无法证明特定类别下的商品或服务被使用,可能被取消或删除该类别中不受支持的商品或服务。

截至目前,超过50%的被随机审核的注册商标已经删除了一些无法提供使用证明的商品或商标。

另外,USPTO近期计划日后随机审核注册商标的数量增加了一倍,达到了每年5000个,并且增加了审查律师的人数。

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截图来自:www.uspto.gov

允许第三方提供审查证据,推进各方之间不使用审查的试行计划:

USPTO建立了一个样本异议邮箱,允许第三方提供证据,证明在待决申请中提交的特定样本是电子创建或篡改的。

第三方通过样本异议程序提交的证据有助于检测和检查假样本。

此外,商标审判和上诉委员会(TTAB)已启动一项试点计划,以确定尽快从商标注册程序中删除未使用或放弃注册商标的撤销程序。

鹰飞国际建议商标持有人牢记以下注意事项:

1、 确保商标用于申请或注册时所列举的商品或服务中,或者有意将注册商标用于这些商品或服务。如果无法证明真正的使用或使用意图,则最好主动从申请或注册中删除这些商品或服务。

2、保存所有使用商标的商品和服务的最新样品。以往有一种常见的做法是,重新提交在续展前和申请阶段使用过的样本。但USPTO已表明,即使该商标仍将用于同样的用途,但旧样本依然不太可能会被接受。

3、如果商标持有人收到审查要求,请及时回复并提交材料,以避免被取消整个商标注册。