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应对商标局引证马德里国际注册商标驳回的四大要点

近年来中国的商标申请量持续增高，通过马德里国际注册指定中国的申请量同样表现强劲。

随着申请和注册体量的增加，在商标申请过程中，出现与在先权利冲突的比例也随之提高，例如，2018年国家知识产权局依职权驳回或部分驳回申请的比率高达40.8%，这当中，引证在先马德里国际注册商标的情形也越来越多。

针对引证马德里国际注册商标驳回的情形，由于马德里国际注册体系的差异、国家知识产权局数据更新滞后等原因，容易导致对引证商标的分析不够准确，进而使得克服注册障碍的方案不当。

在此，就一些常见的注意细节进行总结，以供参考和交流学习。

首先，核查双方商标主体是否重叠

01实属同一主体，但基本信息未统一

当同一申请人的名称、地址出现差异时，例如，名称系不同语种文字呈现、名称中公司形式全称和缩写的差异、中国公司受让国际商标后无法显示中文名称、国际商标注册人的名称和地址发生变更但未提交变更申请或提交了申请而国家知识产权尚未更新数据，等等，国家知识产权局通常会将其视为不同主体，进而选择驳回。

出现相应情形时，可在驳回复审程序中提交相应的文件证明或说明，并根据情况单独提交申请进行名称和地址的统一。

02属同一集团公司或有其他商业关系

同一集团下属的不同企业可能存在各自的商标管理团队，就商标注册缺乏统一的管理，进而致使出现内部关联公司之间的商标冲突；

又或申请人与引证商标所有人存在商业来往，是因为某种商业原因由引证商标所有人先进行了注册，等等。

针对这类情形，可以通过商标所有权的统一；或，当两商标存在一定差异时，也可采取商标共存的方式，以达到克服驳回的目的。

其次，核查引证商标是否为有效商标

03引证商标是否遭受中心打击

当马德里国际注册商标遭遇“中心打击”时，即根据《商标国际注册马德里协定有关议定书》第六条第三款的规定“在注册之起起5年期满前，基础申请、原注册或基础注册在指定的全部或部分商品和服务商分别被撤回、无效、放弃或者最终驳回、撤销、注销或者被宣布无效，无论其是否全部转让，也不能再要求国际商标给予的保护”，该商标事实上为无效的在先权利，但实践中，基础申请/注册国主管商标局时常不会及时地向世界知识产权组织（WIPO）通报基础商标无效的信息，致使WIPO和被指定国的数据滞后。

因此，应及时核查国际商标的基础申请/注册状态，针对应属无效但未及时更新状态的情形，可致函相关主管商标局请求向WIPO通报无效信息、并由WIPO向被指定国主管机构作出通报。

04自身处于驳回复审的引证商标胜算有几何

WIPO商标数据库对外公开，能够查询每件国际商标的驳回或核准记录。

若引证商标被驳回且已提交驳回复审申请，可根据其驳回通知分析其是否能最终获准注册，例如引证商标与其在先商标的近似度、在先商标的状态及常规法律手段被移除的可能性等。

如果分析认为引证商标最终会被驳回注册，仅仅是时间问题，那么应予考虑提交复审申请并从这个角度分析在先商标的可预期状态。

同时，也可分析引证商标在复审程序中可能的不近似主张或裁定，以此支持相应的复审理由。

第三，核查商标和商品是否相似

05引证商标指定商品类似群组是否划分正确

与国内直接递交注册申请不同的是，马德里国际注册接受非规范的指定商品和服务，在指定中国后，国家知识产权局直接进行翻译，且多以直译为主。

由于基础申请或注册的指定商品和服务不规范，翻译也可能出现偏差，进而可能导致类似群组划分错误，这直接使得国家知识产权局依据了错误的分类进行审查。

若出现此类情形，一则可在驳回复审程序中进行详细比对说明，再则可尝试与国家知识产权局申请纠正错误翻译或分类。

06引证商标是否有放弃专用权情形

对商标中放弃专用权部分的保护范围的界定是一个难点，且没有统一的实践。

但在整体比对原则下，在两商标皆有其他显著构成要素时，以及放弃专用权部分与其余要素之间存在不同排列组合、空间位置关系及设计元素等，使得整体区分明显，仍有较大空间在复审程序中认定不近似，应予尝试。

就国际商标放弃专用权的信息，国家知识产权局网站并不会进行显示，需要核查WIPO数据库的信息。

当然，根据现行法律和实践，声明放弃部分标志的专用权并不意味着一定符合法律关于可注册性的规定，也不意味着国家知识产权局放弃必要的审查，其是另外一个复杂的法律问题，需个案进行分析。

最后，设法移除引证的国际注册商标

07争取获得在先商标使用人的共存协议或同意书

商标申请和保护全球化趋势日益明显，一般情形下，尤其是国际化企业，会在多个国家和地区申请注册商标，不过时间可能有先后。

若申请商标与引证商标在其他国家和地区同时获准注册，在相同或类似商品和服务上共存，这可以作为复审理由不近似的参考因素。

同时，考虑其他国家和地区的共存，可核查双方是否已经签署全球性或区域性的共存协议，或借此契机达成共存协议，以有效克服驳回。

08正确计算国际注册商标撤三申请起算点

撤销三年停止使用商标申请已经成为一个非常有效的移除引证商标的法律手段。

对国际商标的撤三申请，其起算时间尤为重要。

《商标法》第四十九条第二款规定，需核准注册满三年；

《商标法实施条例》第四十二条的规定，国际商标的核准日期自该商标延伸到中国驳回期限届满日起算，而非国家知识产权局网站上记录的“国际注册日期”。

因此，若国际商标没有驳回或部分驳回情形，对其提出撤三申请的时间为，WIPO网站记录日期580 Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts) +驳回期限12个月(原属局为同属协定和议定书缔约方)或18个月(原属局为纯议定书缔约方)+三年；

若经驳回复审而取得商标专用权的，应自驳回复审裁定日起算；

若存在异议、异议不予注册决定复审及后续行政诉讼程序情形，应自最终作出决定或判决的日期起算。

总而言之，马德里国际注册由于只有外文公告，没有二次中文公告，必须尽可能查实具体的注册事项才好定夺具体的复审策略，以免先入为主简单套用国内商标可能带来的误区。