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遇到恶意注册通用名称该怎么办?

2019/11/21    来源: 左岸 智信禾知识产权    编辑:Administrator
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根据《商标法》第十条第一款第(一)项的规定,通用名称是不能作为商标注册的。

但是,“通用名称”不仅包括了法定的通用名称,即国家标准、行业标准、工具书、辞典等明确载明的商品通用名称;还包括了约定俗成的通用名称,这就是随着市场的发展,行业内相关公众对某商品的俗称、统称等。

在商标注册时,“法定的通用名称”一般在官方的初审阶段就会被驳回;而对于“约定俗成的通用名称”来说,在申请注册时,极有可能因为地域的限制,行业的分离性等原因,而顺利进入公告阶段,甚至最终被核准注册。

遇到恶意注册通用名称该怎么办?1

在实际中,就存在着一些商标的恶意注册人,其将一些并没有收入国家标准、行业标准、工具书、辞典等的商品的俗称、简称作为商标注册,在取得商标注册后,再以商标维权为目的,对行业内的大多数经营者发送律师函索要损害赔偿,或者签订商标许可协议,收取商标许可费用,严重影响行业的发展。

对于这种情况,该名称的合理使用人也同样可以拿起法律的武器,有效保护自身的合法权益。

《商标法》第四十四条第一款规定:已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

《商标法》第四十九条第二款规定:注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。

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从上述规定可以看出,对于通用名称被注册为商标的,相关权利人可以通过无效宣告程序与注册商标撤销程序两种途径进行。

这两种途径针对不同的情形有着不同的要求:

其一,无效宣告程序是对于将商品通用名称作为商标注册的情形,需要提供证据证明在诉争商标申请时(如果有情况变更的情况,可以在商标注册时),该商标已经为其所指商品的通用名称;

其二,注册商标撤销程序是对于商标注册时并非通用名称,但是经过发展成为通用名称的情形,证据的时间并不局限于商标申请时或者注册时,只要能够证明在提出撤销申请时,特定的市场中,商标已经作为通用名称使用即可。

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还可以考虑的是,一件商标在注册和使用时并非仅指定在一件或者一类商品/服务上,必然还包括了同类别其他群组的商品。

在这种情况下,一方面,将通用名称使用在其所指代的商品/服务上不能作为区分商标来源的标志;

另一方面,如果将通用名称使用在其他商品/服务上,则极有可能使公众对商品/服务的质量等特点误认,而具有一定的欺骗性。

笔者认为,在处理这类案件时,还可以根据情况,选择适用《商标法》第十条第一款(七)项的规定,有效达到目的。